浅谈形式审查中的依职权修改

更新时间:2017-01-10 17:59:23 点击:


——以复审请求书和无效宣告请求书为例


摘要:如何进一步地缩短专利复审和无效宣告审查周期,是专利复审委员会每个审查员都应考虑的问题。本文以复审请求书和无效请求书为例浅谈在专利复审和无效的形式审查中 引入依职权修改的可行性,并提出一些具体的建议,以期对流程优化和工作效率的进一步提高有所启示。

关键词:形式审查  依职权修改


形式审查是专利复审和无效宣告案件受理前的必经程序,形式审查的周期长短和社会评价度高低直接影响专利复审委员会整体审查周期和社会评价度。形式审查主要包括对当事人主体资格、客体、期限、文件形式、费用和委托手续等的审查[1]。其中文件形式的一个主要方面是复审请求书和无效宣告请求书。下面以涉及复审请求书和无效宣告请求书存在错误的几个案例浅谈形式审查中的依职权修改。

 

一、 相关案例


案例一:针对某复审请求案,专利复审委员会于2010429日发出补正通知书,指出复审请求书中发明名称与专利申请时或经合法变更后的不一致。复审请求人将创造名称由“非接触式关键生理参数的测量系统”修改为“非接触式关键生理参数测量系统”后,专利复审委员会于2010721日正式受理该复审请求。

案例二:针对某复审请求案,专利复审委员会于2010414日发出补正通知书,指出复审请求书中第一复审请求人和第二复审请求人未分开填写。复审请求人将第一复审请求人和第二复审请求人分开填写后,专利复审委员会于2010625日正式受理该复审请求。

案例三:针对某涉及外国人的复审请求案,专利复审委员会于2010622日向受委托的代理机构发出补正通知书,指出复审请求人的地址与专利申请时或经合法变更后的不一致。该委托代理机构修改复审请求人地址后,专利复审委员会于2010910日正式受理该复审请求。

案例四:针对某无效宣告请求案,专利复审委员会于2010414日发出补正通知书,指出无效宣告请求书专利权人名称与专利申请或经合法变更后的不一致,请求人将专利权人名称由“广州市纤力玻璃钢有限公司”修改为“广州市纤力玻璃钢有限公司 北京玻璃钢院复合材料有限公司 广州市广延机电工程有限公司”后,专利复审委员会于2010714日正式受理该无效宣告请求。

案例五:针对某无效宣告请求案,请求人在无效宣告请求书中将发明创造名称“用于绝对位置测量的绝对型圆容栅传感器测量装置”误写为“用于绝对位置测量的绝对圆容栅传感器测量装置”。专利复审委员会于2011128日发出补正通知书,指出无效宣告请求书发明创造名称与专利申请或经合法变更后的不一致。请求人于2001212日提交了复审、无效宣告程序补正书,但是未提交已经克服补正缺陷的无效宣告请求书,专利复审委员会于2011318日再次发出了补正通知书,要求请求人提交无效宣告请求书的替换页。

上述几个案例分别涉及在发明创造名称、复审请求人名称、复审请求人地址、专利权人名称等处存在不一致的错误。对此类的错误,专利复审委员会都发出了补正通知书。在上述这些案件中,从专利复审委员会发出补正通知书至发出第二次补正通知书或受理通知书,短的需要一个多月的时间,长的需要近三个月的时间。针对此类错误的形式审查发出补正通知书是否是最佳选择呢,下面探讨笔者对此的粗浅想法。


二、现状与分析


1.现有规定的解读

对于文件形式的审查,专利法实施细则第六十条第三款规定,复审请求书不符合规定格式的,复审请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该复审请求视为未提出;该细则第六十六条第四款规定,专利权无效宣告请求书不符合规定格式的,无效请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该无效宣告请求视为未提出。从这两个条款的字面规定可以看出,其主要是对当事人设定义务,即在复审委员会发出补正通知书并指定答复期限的情况下,复审请求人和无效宣告请求人应当该期限内进行补正。然而该条款没有禁止在复审委员会未发出补正通知书的情况下当事人对自己发现的缺陷主动提出补正,也没有规定具体在何种情况下专利复审委员会应当发出补正通知书。对于前者,在当前操作实践中也为专利复审委员会所允许。对于后者,审查指南相关章节规定复审请求书或无效宣告请求书经形式审查不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的,专利复审委员会应当发出补正通知书,要求当事人在收到通知书之日起十五日内补正[2]。然而对于不符合专利法及其实施细则和审查指南的规定的,哪种情形是需要补正,哪种情形是不需要补正,上述规范性文件都没有明确。在审查操作规程出台之前的操作实践中,哪种情况需要补正由审查员根据以往审查惯例来掌握。在审查操作规程中,规定了应当发出补正通知书的具体情形,其中包括:复审请求书中复审请求人的名称、地址或发明创造名称、无效宣告请求书中发明创造名称、专利权人名称与专利申请时或经合法变更后的不一致等[3]。审查操作规程是不对外公开的内部规范,尽管对当事人没有约束力,但审查员必须遵守。对于审查操作规程明确规定的应当发补正通知书的情形,审查员不再有根据案情灵活掌握的余地,只能发出补正通知书。


2.现行作法的利弊分析

在现行专利法、专利法实施细则和审查指南均未对何时需要发出补正通知书的情形作出具体明确规定的情况下,审查操作规程作出相应的具体明确规定不违背这些法律法规。这样的规定,对复审请求和无效宣告请求的审查来说,有以下几方面的优势:第一,在审查操作规程的明确规定下,审查员在审查复审请求书或无效宣告请求书的相关著录项目时,一般仅需要将当事人提交的请求书中的相关内容与专利数据库中的内容作是否相匹配的简单比较,即可确定该项内容是否符合要求,减少了需要考虑其它因素的环节,从而简化了审查过程,加快了审查案件本身所需要的时间。第二、由于上述审查过程比较简单,两内容是否相匹配的判断也比较客观,所以当事人也很难对发出的补正通知书提出异议,从而就减小了法律风险。

然而,现行的作法并非完美无瑕,其也有以下几个方面的局限性:第一,发出补正通知书有悖于事人的主观愿望。当事人提交复审请求书或无效宣告请求书的目的是请求专利复审委员会受理其复审请求或无效宣告请求并进行合议审查,其希望得到的是受理通知书和审查决定,而非是要求其对形式问题进行补正的补正通知书。第二,发出补正通知书并等待当事人答复的过程延长了案件最终得以处理的周期,有悖于专利法关于专利复审委员会应当按照及时的要求依法处理有关专利请求的立法精神[4]。第三,发出补正通知书也有悖于专利复审委员会对复审和无效宣告案件合议审查周期进行目标控制的精神。立足于将合议审查周期控制在几个月或十几个月内的精神是希望在几乎相当或稍长的时间内处理完整个案件。而从专利复审委员会邮寄发出补正通知书至当事人收到该通知书,再从当事人提交补正书至专利复审委员会再次对该案件进行形式审查短的可能需要半个月时间,长的可能需要几个月时间。这显然是有悖于上述目标控制的精神。第四,在某些情况下,发出补正通知书可能被至于无用地步。当形式审查时当事人提交的著录项目变更尚未体现在专利数据库中,而复审请求书或无效宣告请求书填写的又是变更后的著录项目时,就会出现根据审查操作规程应当发出补正通知书,但当事人实际上不需要修改复审请求书或无效宣告请求书中的任何内容的情形,这样使得发出的补正通知书起不到任何实际作用[5]

由此可见,审查操作规程对于补正情形的具体明确规定有利也有弊。如何能在既满足行政行为合法性的前提下更好地满足审查实践和社会的需要,笔者建议,可根据专利法实施细则赋予的相关职权并参照审查指南其它部分有关依职权修改规定的内容,在专利复审请求和无效宣告请求的形式审查中引入依职权修改。


三、依职权修改的可行性


1.形式审查中依职权修改的引入可以使专利复审委员会更好地满足专利法的要求。专利法第二十一条规定,国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求,依法处理有关专利的申请和请求。在满足其它要求的条件下在复审请求和无效宣告请求的形式审查中引入依职权修改来代替请求人补正形式的修改,能缩短复审请求和无效宣告请求的整体审查周期,使得专利复审委员会更好地满足专利法的要求。

2.依职权修改是法律赋予专利行政部门的一项职权。专利法实施细则第五十一条第四款规定,国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符合的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的,应当通知申请人。专利复审委员会是由国务院专利行政部门设立的,其理应符合该条款对主体资格的要求,复审请求书属于专利申请文件之一,故对于复审请求书的形式审查,完全可以引用该条款的规定。规定该条款的目的是在能保证客观、公正与准确的前提下(将修改对象限定为“明显错误”)尽可能地节约审查程序与资源(可见审查指南对三种专利初步审查中有关程序节约原则的规定)。从立法精神上来说,该条款也应做广义解释,使其适用于专利复审委员会无效宣告请求书的形式审查。退一步来讲,即使该条款的规定不能适用于复审请求书和无效宣告请求书的形式审查,但由于法律法规对此亦无禁止性规定,专利复审委员会在形式审查中引入依职权修改亦不违法,不存在法律上被撤销的风险。

3.如何在形式审查中引入依职权修改在审查指南中有参照可循。审查指南在三种专利的初步审查程序以及发明专利的实质审查程序中均对依职权修改的法律适用作了规定,并在三种专利的初步审查程序中还列举了依职权修改的常见情形和在发明专利实质审查程序中对明显错误包括的范围以及修改后的要求有具体的规定[6]。参照这些现有的规定及其立法精神,专利复审委员会可以方便地对复审请求和无效宣告请求形式审查中的依职权修改进行具体的规定。

4.现有审查资源可以承担在形式审查中引入依职权审查的任务。与将请求书中的著录项目和专利数据库中相关的著录项目相比较判断两者是否匹配的工作相比,依职权修改的工作还需要判断上述不匹配是否属于“明显错误”并需要确定修改后的“唯一的正确的答案”,这种工作除了需要利用专利数据库中有关的著录项目信息外,有时还需要借助当事人提交的意见陈述书甚至需要在专利数据库中检索相关申请文件。这无疑增加了形式审查本身的工作过程和工作难度,但对于由技术专家和法律专家组成并有丰富审查实践经验的专利复审委员会来说,这种工作也是能够承担的。况且,从审查员多付出几分钟或十几分钟时间可能就会使当事人节省几个月的时间的方面来讲,专利复审委员会也应当承担这种依职权审查的工作。

5.给当事人提供提出异议的途径可以进一步地确保依职权的修改的正确性。对于形式审查中涉及依职权修改的,专利复审委员会可以在发出受理通知书的同时发出依职权修改通知书,告知当事人可以在指定期限内对依职权修改的内容提出异议,期限内未提异议的,视为无异议。这样对于当事人来说,若其认可依职权修改的内容,那么不需要对此做任何工作,从而避免了原来必须提交补正书进行补正的过程[7],若依职权修改确实出现了错误[8],那么他可以在期限内提交意见陈述使专利复审委员会更正依职权修改的内容,而提交意见陈述的过程与提交补正书的过程基本相当,从而确保当事人能从依职权修改中获得收益而无损失。

 

四、依职权审查之具体建议


复审请求和无效宣告请求的形式审查包括诸多内容。笔者在此仅对复审请求书和无效宣告请求书中个别著录项目的形式审查给出分析和建议,以期对读者有所启发。


1.形式审查的目标

西方有一句谚语是“如果你不知道你要到哪里去,那通常你哪儿也去不了。”套用这句话,就可以说“如果你不知道形式审查的目标是什么,那通常你也做不好形式审查”。只有目标明确并始终沿着目标的方向前进时,才能少走弯路,把力量和资源集中在这个方向上。

复审请求书和无效宣告请求书是当事人请求对专利申请进行复审审查或对专利进行无效宣告审查的意思表示的载体。当事人期望当然是他们的意思表示能够准确地传递给专利复审委员会并得到受理。专利法对专利复审委员会的要求是客观、公正、准确和及时[9]。结合当事人的期望和专利法的要求,笔者认为,对复审请求书和无效宣告请求书的形式审查的目标应当是确定哪个人对哪个专利申请或专利提出了复审请求或无效宣告请求并尽快该受理该请求[10]


2.专利(申请)号的形式审查

专利申请号是指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标识号码[11]。专利申请被授权后,该专利申请号亦作为专利权号。专利申请号唯一地标识一件专利申请或专利。专利申请号由申请年号、申请种类号和申请流水号组成。在各种法定程序中应将专利申请号与校验位(包括两者之间的间隔符)联合使用。

无论复审请求书还是无效宣告请求书都必须填写专利申请号或专利号。由于专利(申请)号直接决定了形式审查目标中的“哪个专利申请或专利”,并且申请号中任何“差之毫厘”都可能会使专利申请或专利“差之千里” ,所以原则上对它的形式审查应严格把握,谨慎适用依职权修改。但这也不等于说在任何情况下都不能对其进行依职权修改。基于形式审查的目标,笔者认为,在复审请求书和无效宣告请求书的形式审查中,只要审查员能够根据请求书或所附的意见陈述书或检索过的专利数据库唯一地确定所述的“哪个专利申请或专利”,就可以依法适用依职权修改。例如下列情形可以适用依职权修改:

1)仅专利申请号的校验位的出现错误,而根据校验位之前部分从专利数据库中得到其它信息均与请求书中相关信息相匹配;

2)仅存在两位的申请年号代替四位的申请年号的错误,例如将“2008”写成“08”,而根据补全四位申请年号后从专利数据库中得到其它信息均与请求书中相关信息相匹配;

3)申请号中存在某一位号码错误,但诸如根据意见陈述书中的记载的相关权利要求从专利数据库中仅能检索到一个专利申请或专利,而且所检索到的专利申请或专利的其它信息与请求书中相关信息都相匹配。


3.发明创造名称的形式审查

发明创造名称是复审请求书和无效宣告请求书都必须填写的内容。发明创造的名称依附于专利申请号或专利号,当专利申请号或专利号确定时,发明创造名称也就得以确定。发明创造的名称与上述形式审查的目标没有直接关系。笔者认为,由于由汉字所组成的发明创造名称比由数字或字母组成的专利申请号或专利号看起来更加直观,所以发明创造名称的主要作用是用来校验专利申请号或专利号。例如当在计算机系统内输入专利申请号,而基于该专利申请号在系统中显示另一个不同的发明创造名称时,操作人员可以直观看到出现了专利申请号的输入错误。基于这些原因,笔者认为针对发明创造名称的形式审查可以如下进行:

1)当专利申请号或专利号无误或可以经过依职权修改唯一地确定时,对于发明创造名称的任何错误均可以适用依职权修改,诸如上述案例一和案例五中多字或少字的、错字的、将发明创造名称两边加书名号的、在发明创造名称后加“(本专利)”的,甚至是漏填的等;

2)当专利申请号或专利号无法唯一地确定时,发出补正通知书。


4.复审请求人名称的形式审查

复审请求人名称是复审请求书中填写的内容,在20104月版的复审请求书标准表格中,体现在第③栏复审请求人和第⑨栏复审请求人或专利代理机构签字或盖章两处。复审请求人名称直接决定了形式审查目标中“哪个人”。复审请求人由专利申请号决定,在专利申请号无误的情况下,所述的“哪个人”是非常明确的,专利复审委员会实际上只要确保相关的申请人确实提出了该复审请求即可。而对此项内容的确认,仅体现在复审请求书第⑨栏复审请求人或专利代理机构签字或盖章一处。所以笔者认为,只要上述第⑨栏中的内容确有相关人员或机构的签字或盖章,对第③栏复审请求人一处的形式审查完全可参照对发明创造名称的形式审查规则来进行,即当专利申请号无误或可依职权唯一地确定时,对此项的任何错误都可以适用职权修改,诸如上述案例二中未将两复审请求人分开填写,填写中有文字错误或漏填等。


5.复审请求人地址的形式审查

复审请求人的地址是复审请求书中填写的内容,在20104月版的复审请求书标准表格中,体现在第③栏详细地址一处。复审请求人地址与上述形式审查目标无直接关系。笔者认为地址的作用主要在于邮寄相关法律文书。然而实践操作中,在复审请求人委托有专利代理机构时,相关的法律文书通常是邮寄给该专利代理机构,在其未委托专利代理机构,复审请求人地址又与之前的通信联系地址不一致并且复审请求人未明确说明用哪个地址接收相关法律文书时,在复审程序中将相关法律文书邮寄给哪个地址也存在很大争议。基于复审请求人地址与形式审查目标无关并且在实践操作的实际情况,笔者建议:

1)考虑在以后标准表格修改中删除复审请求书的复审请求人地址栏,如果复审请求人需要变更地址的,就通过正规的著录项目变更程序来进行。

2)在复审请求人委托有专利代理机构时,对此项内容的任何错误都可以适用职权修改。

3)在复审请求人未委托专利代理机构时,可以根据方便送达的程度来选择适用哪个地址或进行依职权修改。诸如,对于差异仅在“北京市海淀区西土城路”与“北京市海淀区酉土城路”或“北京市海淀区西土城路6号”与“北京市海淀区西土城路国家知识产权局”,众所周知这两个地址实际表示同一个唯一的地方,这时审查员可依职权将该项内容修改为符合规定要求的内容。对于表示不同地方的两个地址,审查员可以根据案件的整体情况或与复审请求人的沟通情况来选择适用哪个地址,并在受理通知书中指出请求书存在此问题。


6.无效宣告请求人的形式审查

无效宣告请求人名称是无效宣告请求书中填写的内容,在20104月版的无效宣告请求书标准表格中,体现在第③栏无效宣告请求人和第⑩栏无效宣告请求人或专利代理机构签字或盖章两处。无效宣告请求人直接决定了形式审查目标中“哪个人”。对于该项内容,专利复审委员会不但要审查所填写人是否具有主体资格,还要审查其是否确有提出无效宣告的意思表示。 由于无效宣告请求人可以是任何人,并且无效宣告请求书和意见陈述中与其身份相关的其它描述通常非常有限,审查员通常无法对其进行过多的研判,所以对此项内容的形式审查应当严格把握。对上述第⑩栏内容应当不允许适用依职权修改,对于上述第③栏与第⑩栏内容不一致的情形,应当以第⑩栏为基准,仅当凭这两栏内容就可确定唯一的正确答案时,才能依职权对第③栏的内做适当修改。


 7.专利权人名称的形式审查

专利权人名称是无效宣告请求书中填写的内容,在20104月版的无效宣告请求书标准表格中,体现在第②栏专利权人一处。专利权人依附于专利号,当专利号确定时,专利权人也就确定。专利权人与上述形式审查的目标没有直接关系,并且从法律层面上讲,在无效宣告程序中,无效宣告请求人也无需关注专利权人是谁[12]。基于这两方面的原因,笔者建议:

1)考虑在以后标准表格修改中删除无效宣告请求书的专利权人一栏。

2)当前可参照对发明名称的形式审查标准来审查专利权人,即在专利号无误或可通过依职权修改唯一地确定时,对专利权人名称的任何错误均可适用依职权修改,诸如上述案例四中的未填写所有专利权人、漏填专利权人等。


五、 结束语


审查员多走一小步,当事人前进一大步,是在形式审查中引入依职权修改的源动力。确定形式审查的目标,在形式审查中探索到达目标的最佳捷径,是在形式审查中适用依职权修改的基本思路。



[1] 见审查指南第四部分第二章第2节和第三章第3节。

[2] 见审查指南第三部分第二章第2.7节和第三章第3.7节。

[3] 见审查操作规程复审无效分册第二章第1.2节和第2.4节。

[4] 见专利法第二十一条。

[5] 需要注意的是:根据相关规定,著录项目变更自发出补正通知书之日起生效。故在专利复审委员会在形式审查时,若专利局还尚未发出著录项目变更合格通知书,那么专利复审委员会发出补正通知书的作法不违法,但若专利局已经发出著录项目变更合格通知书,只是未变更专利数据库,那么专利复审委员会发出补正通知书就没有事实依据,这属于违法情形。

[6] 参见审查指南第一部分第一章第2节,第8节;第一部分第二章第2节,第8.3节;第一部分第三章第2节,第10.3节;第二部分第八章第5.2.4.2节、第5.2.2.2节和第6.2.2节。

[7] 此情形应当属于绝大多数。

[8] 此情形应当非常罕见。

[9] 见专利法第二十一条。

[10] 鉴于笔者后面不讨论有关复审请求和无效宣告请求的理由、证据等内容的形式审查,故在此不考虑它们对形式审查目标的影响。

[11] 见国家知识产权局2003年发布的《专利申请号标准》。

[12] 当然法律文书的送达并满足听证等是专利复审委员会的事情,是通过其它法律文书或方式来实现的。